2018年7月25日水曜日

審決取消訴訟 特許   平成29(行ケ)10174  知財高裁 不成立審決 請求棄却

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成30年7月19日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第3部        
裁判長裁判官      鶴      岡      稔      彦       
裁判官               寺      田      利      彦  
裁判官               間      明      宏      充 

「2  取消事由1(公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性判断の誤り)について
(1) 原告は,本件審決が甲8発明に相違点1に係る構成が記載されていると認定しながら,公知発明(主引用発明)と甲8発明の組合せによる本件発明1及び8の容易想到性の有無を判断していない点において,判断遺漏の違法がある,と主張する。 
 しかしながら,主引用発明が同一であったとしても,主引用発明に組み合わせる技術が公知発明における一部の構成か,あるいは,周知技術であるかによって,通常,論理付けを含む発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるから,たとえ公知技術や周知技術認定の根拠となる文献が重複するとしても,上記二つの組合せは,それぞれ異なる無効理由を構成するものと解するのが相当である。
 しかるところ,本件審判手続において,原告は,「本件発明1及び8は,公知発明及び周知技術Y1に基づいて,当業者が容易に発明できた」という無効理由1-2の主張に関連して,「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が「周知技術」であると主張し,その根拠の一つとして甲8発明の内容を主張立証するにとどまっており,更に進んで,動機付けを含む公知発明と甲8発明それ自体との組合せによる容易想到性については一切主張していない
 そうすると,原告が本件訴訟において主張する無効理由(公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性)は,本件審判手続において主張した無効理由1-2(公知発明と甲8発明を含む周知技術Y1の組合せによる容易想到性)とは異なる別個独立の無効理由に当たるというべきである。
 したがって,本件審決が,公知発明と甲8発明との組合せによる容易想到性について判断していないとしても,本件審決の判断に遺漏があったとは認められない。
(2) これに対し,原告は,審判において審理された公知事実に関する限り,複数の公知事実が審理判断されている場合に,その組合せにつき審決と異なる主張をすることは,それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできず(知財高裁平成28年(行ケ)第10087号同29年1月17日判決),甲8発明の内容については本件審決において具体的に審理されていることから,被告による防御という観点からも問題はなく,また,紛争の一回的解決の観点からも,公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性を本件訴訟において判断することは許される,と主張する。
 しかしながら,この主張が,本件審決の手続上の違法(判断の遺漏)を主張するものではなく,実体判断上の違法(進歩性の判断の誤り)を主張するものであるとしても,本件審判手続において,甲8発明の内容を個別に取り上げて公知発明に適用する動機付けの有無やその他公知発明と甲8発明の組合せの容易想到性を検討することは何ら行われていない。したがって,かかる組合せによる容易想到性の主張は,専ら当該審判手続において現実に争われ,かつ,審理判断された特定の無効原因に関するものとはいえないから,本件審決の取消事由(違法事由)としては主張し得ないものである(最高裁昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕参照)。
 なお,原告が指摘する上記知財高裁判決は,審判手続で主張されていない引用例の組合せについて,審決取消訴訟において審理判断することを当事者双方が認め,なおかつ,その主張立証が尽くされている事案であるから,本件訴訟とは事案を異にするというべきである。
 また,原告は,特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」の意義について,特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視して広く解釈されてしまうと,本件審決が確定した後に公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性を争うことが同条により許されないと解釈されるおそれがあり(知財高裁平成27年(行ケ)第10260号同28年9月28日判決),その場合,原告による本件特許の無効を争う機会を奪うことになり不当であるから,本件訴訟で公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性に関する本件審決の判断の遺漏及び違法を争うことは許される,とも主張する。
 しかしながら,本件審判手続においても,本件訴訟手続においても,公知発明と甲8発明の組合せによる容易想到性という無効理由の有無については何ら審理判断されていないのであるから,特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」に当たるということはないというべきである。
(3) 以上によれば,本件訴訟手続において,公知発明と甲8発明の組合せによる本件発明1及び8の容易想到性を判断することは許されないというべきである。
 したがって,原告が主張する取消事由1は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 」

【コメント】
 昨年末少し話題になった,特許権者が大阪のカプコン,相手方が横浜のコーエーテクモの侵害事件の,裏で繰り広げられている無効審判の事件です。
 無効審判の請求人であり,この審決取消訴訟の原告がコーエーテクモです。他方,被請求人である特許権者がカプコンということになります。

 特許は,特許第3295771号です(侵害訴訟でいう特許権Bです。)。

 まずは,クレームからです。 
【請求項1】 
 遊戯者が操作する入力手段と,この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と,このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって, 
  上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて,ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と, 
  上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に,上記画像情報からは認識できない情報を,上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と, 
  上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と, 
を備えたことを特徴とする,遊戯装置。 
 主引例はニンジャウォーリアーズゲームで,侵害訴訟と同じです。

 一致点と相違点です。
ア  一致点
「遊戯者が操作する入力手段と,
  この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と,
  このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって,
  上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて,ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と,
  上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に,上記画像情報からは認識できない情報を,体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と,
  上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と,を備えた遊戯装置。」
イ  相違点(相違点1)
 特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に送出される体感振動情報信号に関して,本件発明1は,「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせ」ているものであるのに対し,公知発明は,その点については不明な点。
 この辺は,侵害訴訟と同じですね。

 で,問題はここからです。

 実は,無効審判では,進歩性について,以下のとおり認定されました。
甲8発明には,相違点1に係る構成が記載されているが,甲9ないし11発明には周知技術Y1が記載されていないから,「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせること」は,周知技術Y1とはいえない。
  したがって,本件発明1及び8は,公知発明,甲8ないし11発明から,当業者が容易に想到し得たものであるとはいえないから,本件発明1及び8に係る特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものでない。
  」

 上記の下線部はちょっと新しい話です。なお,甲8発明というのは,メインの周知技術の一つで, 実願平3-38665号です(これも侵害訴訟と変わりません。)。

 さて,侵害訴訟の無効の抗弁の議論のときには,周知技術の要素を色々提出し,この周知技術と主引例の組み合わせで想到容易だろ!というのがコーエーテクモ側のメインのロジックでした。
 他方,これに対して,大阪地裁は,①周知技術とは言えない(コーエーテクモ主張の技術は,上の 実願平3-38665号1個しか書かれていない,一個じゃ周知技術じゃない!),②しかも,その 実願平3-38665号は主引例とは組み合わせられない,と判断したわけです。

 そう,大阪地裁の攻防の中では, 実願平3-38665号に相違点1が書かれていたかどうか,議論になっていなかったのです(上記②の判断は, 実願平3-38665号に相違点1が書かれているということを前提としているようでもありますが,所謂容易の容易の議論を想起するとわかるとおり,そこのところははっきりしません。)。

 が,しかし,突然,甲8発明(実願平3-38665号)に相違点1が記載されていると,審決で認定されたものですから,コーエーテクモとしては,もうこれを頂きます~とヨダレダラダラの状態になったわけです。
 ところが,上記判旨のとおり, 実願平3-38665号からの周知技術の主張と, 実願平3-38665号単独の副引例の主張とでは,明らかに違う主張でしょ!と認定されたわけです。

 うーん,これはまずいですね。
 相違点を埋めるべき副引例っぽいのがあるのに,その主張は全くしていなかったということです。この判決を見て,慌てて侵害訴訟の判決も見直したのですが,やはり,コーエーテクモ側は全くその主張をしておりません。

 ただ, 救いはあります。
 まず,早急に,新しい無効審判を提起し,そこで,甲8発明(実願平3-38665号)を周知技術の一つじゃなく,れっきとした副引例に格上げして,これと主引例の組み合わせのロジックを主張する,ってことです。本当,早急にです(判旨のとおり,特許法167条は回避できそうですから。)。

 つぎに,知財高裁での侵害訴訟でも,新たに,上記の無効の抗弁を主張するということです。
 ですが,両方とも救いになるかは,裁判所次第ですね。
 後者は,時機に後れた攻撃防御方法で,却下されそうです。また,前者も,侵害訴訟の確定に間に合わず,特許法104条の4で何の意味も無かった~てなことになりそうです。 

 いやあ,これは代理人や知財部の責任問題に発展しそうですね。

2018年7月17日火曜日

侵害訴訟 著作権 平成29(ワ)32433 東京地裁 請求棄却 追伸あり

事件名
 損害賠償等請求事件
裁判年月日
 平成30年6月21日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部    
裁判長裁判官            柴      田      義      明        
裁判官            佐      藤      雅      浩                                    
裁判官            大      下      良      仁

「 (1)争点 -1(本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プログラムの複製権又は翻案権侵害の有無)について
ア  前提事実に加え,証拠(乙1~3〔枝番省略〕,12)及び弁論の全趣旨 によれば,本件共通環境設定プログラムには,実行形式のファイルであるEXEファイル及びDLLファイルがあり,これらのファイルについてのソースコードが存在すること,EXEファイル及びDLLファイルは本件新冷蔵庫等システムに実装されて一体として機能し,システムを機能させるために必要であること,ソースコードはプログラムの保守管理を行う際に必要であること,原告は,被告マルイチ産商に対し本件新冷蔵庫等システムを被告マルイチ産商本社サーバに保存する方法によって納入した際,少なくとも本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルを本件新冷蔵庫等システムに実装する形で被告マルイチ産商本社サーバに保存して提 供したこと,被告マルイチ産商は,平成25年11月27日,本社サーバの老朽化対策等を目的として,被告テクニカルパートナーに依頼して,本社サーバに保存されていた本件新冷蔵庫等システムを,別の場所に設置された新サーバ(本件新冷蔵庫等システム専用の仮想サーバ)に移行したことが認められる。 
イ  上記認定事実のとおり,本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルは本件新冷蔵庫等システムに実装され,同システムとともに被告マルイチ産商の本社サーバに保存され,システムを機能させるために必要なプログラムファイルであるというのであるから,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行を行えば,当然,上記EXEファイル及びDLLファイルもサーバ移行され,複製されたと認められる。
 他方,本件共通環境設定プログラムのソースコードは,本件新冷蔵庫等システムに実装され,システムを機能させるために必要なものではないから,本件新冷蔵庫等システムをサーバ移行した事実から,直ちに本件共通環境設定プログラムのソースコードが複製されたと認めることはできない。サーバ 移行後,システムを機能させるためにソースコード自体の複製等が必要となる場合があるとしても,原告はこの点について何ら主張立証していない。また,原告は,サーバ移行に際し,旧サーバ内の「共通環境設定プログラム」について,ハードディスク変換を行い,仮想ハードディスクが旧サーバから新サーバにコピーされ,旧サーバ内のすべてのプログラムが複製されたと主 張するが,原告の主張を認めるに足りる証拠はなく,その他,被告マルイチ産商が,サーバ移行の際に本件共通環境設定プログラムのソースコードを複製又は翻案したと認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ  上記のとおり,被告らは,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行の際に本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルを複製したと認められるが,次のとおり,本件共通環境設定プログラムの複製権侵害は成立しないと解するのが相当である。  
 すなわち,前提事実(3)及び上記アの認定事実によれば,本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルは,本件新冷蔵庫等システムに実装されて一体として機能するプログラムであり,原告が,本件基本契約及び本件個別契約に基づき,被告マルイチ産商から委託され,作成したコ ンピュータプログラムである(原告の主張によっても,本件共通環境設定プログラムは,原告が従前から有していたプログラムを改変して作成したコンピュータプログラムである。)から,本件基本契約2条 における「成果物」である。そして,上記「成果物」について,被告マルイチ産商は,それが従前から原告が有し,その著作権が原告に帰属するものであっても,「対象ソ フトウェア」である本件共通環境設定プログラムを使用するために必要な範囲で複製又は翻案をすることが許諾されている(本件基本契約21条3項(2))。コンピュータプログラムを継続的に使用する上で,コンピュータプログラムを保存しているサーバの老朽化等の理由により,新サーバにコンピュータプログラムを移行することは必要な事項であるといえるから,本件新冷 蔵庫等システムのサーバ移行のために,同システムに実装され,一体として機能する本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルを複製することは本件基本契約21条3項 によって許諾されているというべきである。
 なお,本件共通環境設定プログラムの著作権の2分の1が被告マルイチ産商に帰属するものである場合も,本件共通環境設定プログラムを使用するために必要な範囲で複製又は翻案をすることは許諾されている(本件基本契約21条3項 )
エ  また,上記イのとおり,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行の際に本件共通環境設定プログラムのソースコードが複製されたと認めることはできないが,仮にこれが認められたとしても,複製権侵害は成立しないと解するのが相当である。
 すなわち,本件個別契約の内容である本件注文書には,本件新冷蔵庫等システム等とともに本件共通環境設定プログラムが開発委託の対象として記載され(甲4の1枚目),本件注文書に添付されている開発依頼書には,納品媒体として「CD-Rおよび紙」と記載され(甲4の5枚目),本件新冷蔵庫等のシステムの納入及び研修(前提事実(4))の歳,原告と被告マルイチ産商間で取り交わされた納品物件一覧及び検収物件一覧(乙1の1・2)には,「システム共通関数プログラム  (1)クラスライブラリー機能一覧  (2)共通関数仕様  (3)共通関数ソースプログラム」等と記載され,本件共通環境設定プログラムのソースコードが納品物件の対象であると明記されている。これらからすると,本件共通環境設定プログラムのソースコードも本件基本契約の納品の対象であり,上記「成果物」に含まれると認められる。これに対し,原告は,本件共通環境設定プログラムにつき,業務プログラムに実装したEXEファイル及びDLLファイルのみ提供すると合意し,ソースコードを提供することは合意されていないと主張し,このことは,原告が,平成20年8月22日,本件基本契約の締結に先立って被告マルイチ産商に対して交付した本件見積書(甲5)にも記載されていると主張する。しかし,原告と被告マルイチ産商が,本件見積書(なお,本件見積書には「exc」と記載されているが,「exe」(EXEファイル)の誤記であると考えられる。)の記載のとおりに合意したと認めるに足りる証拠はない。その他,原告の主張を裏付ける的確な証拠はなく,上記認定事実に照らせば,原告の主張は採用することはできない。
 そして,上記ウのとおり,被告マルイチ産商は本件共通環境設定プログラムを使用するために必要な範囲で複製又は翻案をすることが許諾されているところ(本件基本契約21条3項(1),(2)),コンピュータプログラムを継続的に使用するに当たり,コンピュータプログラムの保守管理が必要となる場合があり,保守管理にはソースコードが必要であるから(上記アの認定事実),新サーバにコンピュータプログラムを移行する際にそのソースコードを複製することは,本件基本契約によって許容されているというべきである。
      オ  以上によれば,被告らが,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行に伴い,本件共通環境設定プログラムにかかる原告の複製権又は翻案権を侵害したとは認められない。」

【コメント】
 プログラムの著作権の侵害が問題になった事件です。

 原告の方から言うと,「被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づき原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかかわらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案していると主張して,被告らに対し,次の請求をする」という事件です。

 もうこれだけ読んでも契約前提なので,契約次第だなあと思われると思います(そう思わない方は様々問題があると思います。)。

 ということで,契約の方を見てみましょう。
第1条(目的)
本契約は,締結日現在における甲乙間の合意によるものであり,本契約締結以前に甲乙間でなされた合意事項または相手方から提供された文書等と 本契約の内容とが相違する場合には,本契約を優先して適用する。 


 第2条(定義)
          本契約にて使用する用語の定義は,次の各号のとおりとする。
           「ソフトウェア開発委託」とは,成果物の作成を含むシステムの分析,設計,テスト,運用その他システムに関連する業務の全部または一部を 委託することをいう。
            「成果物」とは,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムに関する設計書,仕様書,マニュアル等の資料およびその他甲が作成を委託するコンピュータシステムに関わる有体物又は無形物全般をいう。 


第3条(個別契約) 
        1.本件取引に関する甲乙間の個別契約(以下「個別契約」という。)は,別途締結する個別契約書又は甲が発行する注文書に対し乙が承諾することにより成立するものとする。なお,個別契約は別段の定めのない限り,本契約が適用されるものとし,個別契約の規定と本契約の規定が相違する場合には,個別契約の規定が優先するものとする。 
        2.乙が前項の注文書受領後15日以内に諾否の通知をしない場合には,当該注文書に対し承諾したものとみなす。 


 第16条(納入)
        1.乙は,個別契約およびシステム確認書所定の成果物を完成し,当該完成した成果物と甲所定の検収依頼書を,個別契約記載の納期までに,個別契約記載の納入場所に納入するものとする。 
   2.略
        3.略 


第17条(検収)
        1.甲は,前条により納入された成果物につき,甲所定の検査方法に基づき受入検査を行い,乙に対し検収完了通知書を発行するものとする。受入検 査は個別契約及びシステム確認書所定の期限までに行うこととする。
        2.前項の検収完了通知書の発行をもって,当該成果物の甲の乙に対する検収完了とする。 


第19条(成果物の所有権移転)
        1.成果物の所有権は,第17条の検収完了をもって乙から甲に移転するものとする。
        2.前項にかかわらず,検収完了前に甲が乙に対して取引金額を支払うときは,代金支払をもって成果物の所有権は甲に移転するものとする。 


第21条(著作権・知的財産権および諸権利の帰属)
        1.略 
        2.略
  3.成果物にかかる著作権の帰属については,個別契約において別段の定めのない限り,以下のとおりとする。 


    新規に作成された成果物
      成果物のうち新規に作成された成果物の著作権については,当該プロ グラムに関する検収完了をもって,乙の著作権の持分の半分を甲に譲渡することにより,甲乙両者の共有とする。この場合,甲及び乙は,当該成果物につき,それぞれ相手方の了承および対価の支払なく自由に著作権法に基づく利用を行い,あるいは第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものとする。なお,甲および乙は,当該成果物につき,その持分を処分しようとする場合には,それぞれ相手方の了承を得るものとする。


    甲または乙が従前から有していた成果物
      甲または乙が従前から有していた成果物の著作権については,それぞれ甲または乙に帰属するものとする。この場合,乙は甲に対し,当該成果物について,甲が自ら対象ソフトウェアを使用するために必要な範囲で,著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。また,成果物のうち,甲または乙が従前から保有していたプログラムを改変(コンバージョンを含み,以下同じ)して作成されたプログラムの著作権は,当該改変前のプログラムの著作権者に帰属するものとする。なお,乙は甲に対し,乙が従前から保有していたプログラムを改変して作成されたプログラムにつき,甲が自ら対象ソフトウェアを使用するために必要な範囲で,著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製権,翻案権等の著作物を利用する権利をいう)を無償で許諾するものとする。ただし,当該プログラムにつき別途甲乙間で使用に関する契約を締結している場合には,当該契約が本契約に優先して適用されるものとする。  
4.略 


第26条(契約終了後の権利義務)
 本契約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合でも,本契約に定める権利侵害,著作権・知的財産権および諸権利の帰属,秘密保持,個人情報保護,損害賠償,準拠法,管轄裁判所および本項の規定は当該契約終了以後も有効とする。 


第28条(有効期間)
        1.本契約の有効期間は平成20年9月17日から平成21年9月16日までとする。ただし,期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも文書による解約の意思表示のない限り,さらに1年間同一条件をもって継続するも のとし,以後も同様とする。 
   2.略

 下線の部分が重要ですかね。
 つまり,委託者たる被告は,成果物を自由に利用でき,改変したものであっても,「必要な範囲」では無償で利用できる,というわけです。
 こういうのは,よくある条項で,別に委託者(つまり金を出した人)に著しく有利なわけではありません。 
 だって,ベンダーとの間柄って流動的で,一旦開発が成功裏に終わり,保守契約も継続中であっても,次の開発もそのベンダーに任せるとは限りません。
 
 そうすると,次の開発も睨んだ契約にするしかないのです,ユーザーとしては。
 それなのに,著作権はベンダー側,改変もできない!となっては,ユーザーはもう次の開発もそのベンダーに頼むか,また一から他のベンダーに頼むかしないといけないわけで(お金が嵩む),選択肢が少なくなるわけです。

 勿論,ユーザー側が有利過ぎるのもアレですけど,これはこれでしょうがない所じゃないでしょうか。
 という風にすべては契約書で決まる話なので, これでなぜ訴訟を提起するに至ったか,ちょっと謎です。保守契約が解除されたようですが,原告にとっては,それが命綱だったのかもしれません(だとしても客を訴えてその客が戻るわけがないでしょう。)。

【追伸】
 控訴審の判決が出ました。
 知財高裁平成30(ネ)10052号(令和元年6月6日判決)です。

 特段,大した話もないので,別な記事にすることもないと思います。
 それ故,この程度ということで。