2017年9月8日金曜日

審決取消訴訟 特許 平成28(行ケ)10187  無効審決 請求棄却

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成29年8月30日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第1部 
 裁判長裁判官      清      水              節 
 裁判官       中      島      基      至 
 裁判官      石      神      有      吾  

「1  明確性要件について
    (1)  特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定するところ,この趣旨は,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るため,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載のみならず,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
    (2)  原告らは,本件発明のマイクロカプセル顔料の粒子が略球形であるにもかかわらず,審決が,同粒子が略球形と断言できないことを前提として,本件特許請求の範囲にいう「平均粒子径」の意義が特定できないため本件発明が不明確であるとした判断に誤りがあると主張する。そこで,「平均粒子径」の意義につき検討する。
  ア  本件特許請求の範囲及び本件明細書中に,「平均粒子径」の意義に関する明示の記載はない。
  イ  「平均粒子径」の意義に関して,証拠には,以下の記載がある。  ・・・
 
 ウ  これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると,「平均粒子径」の意義は,次のとおりであることが認められる。
  本件発明のように平均粒子径を規定する場合には,ある粒子径(代表径)の定義を用いて,ある基準で測定された粒度分布が与えられることが必要と解されるところ,粒子径(代表径)の定め方には,定方向径,ふるい径,等体積球相当径,ストークス径,光散乱相当径など,種々の定義がある。そして,粒子の形状に応じて,以下のとおりとなる。
          球形粒子(略球形の粒子を含む。)の場合には,直径をもって粒子径(代表径)とするのが一般的であり,同一試料を測定すれば,ふるい径等の一部を除いて,粒子径(代表径)の値は,定義にかかわらず等しくなる。
          非球形粒子の場合には,同一試料を測定しても,異なった粒子径(代表径)の定義を採用すれば,異なる粒子径(代表径)の値となり,平均粒子径も,異なってくる。
    (3)  以上によれば,本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえるためには,少なくとも,①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形(略球形を含む。)であって,粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか,又は②非球形であっても,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえて,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。
 
 2  マイクロカプセル顔料の形状について
  審決が,本件発明において想定しているマイクロカプセル顔料が略球形であると断定することは不可能であると判断したのに対し,原告らは,マイクロカプセル顔料は,粒子径(代表径)の定義による差異が測定誤差を超えない程度の略球形である旨主張する。そこで,以下検討する。
    (1)  検討結果
      ア  本件明細書の【0010】には,「マイクロカプセル顔料は,円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」と記載されているが,それ以外に,本件特許請求の範囲又は本件明細書にマイクロカプセル顔料の形状を限定する記載はない。 ・・・

   (2)  原告らの主張について
      ア  原告らは,界面重合法で調製したマイクロカプセル顔料の本来的な形状は略球形である旨主張する。
  しかし,甲23文献,甲24文献及び乙11文献は,いずれも非円形断面又は表面に窪み(凹部)を有する形状のマイクロカプセル顔料を調製する方法として,界面重合法が望ましいとしている(甲23【0009】,甲24【0007】,乙11【0015】)。
  よって,界面重合法で調製したマイクロカプセル顔料が略球形であるとは限らないから,原告らの主張は理由がない。 ・・・

 3  粒子径(代表径)について
    (1)  前記2のとおり,本件発明には非円形断面形状のマイクロカプセル顔料も含まれると解されるので,本件発明が明確といえるためには,前記1のとおり,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえ,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。
    (2)  本件特許請求の範囲及び本件明細書には,粒子径(代表径)の定義に関する明示の記載はない。
  当業者の技術常識を検討すると,平成11年11月1日から平成14年10月31日までの間に,筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の公開特許公報58件のうち,レーザ回折法で測定したものが23件,遠心沈降法で測定したものが6件,画像解析法で測定したものが8件,動的光散乱法で測定したものが22件(うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用)であった一方,等体積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこと(甲20),平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願について,審判官が職権により甲20と同様の調査したところ,原告ら及び被告以外の当業者では,電子顕微鏡法,レーザ回折・散乱法,遠心沈降法により平均粒子径を測定している例があった一方,電気的検知帯法が用いられた例は発見されていないこと(弁論の全趣旨)が認められる。また,種々の測定方法で得た値から,再度計算して,等体積球相当径を粒子径(代表径)とする平均粒子径に換算しているとも考え難い。そうすると,粒子径(代表径)について,等体積球相当径又はそれ以外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。
  以上のとおり,技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討しても,粒子径(代表径)を特定することはできない。 ・・・

第6  結論
  以上のとおり,本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため,「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず,本件発明1の内容は不明確というべきである。また,本件発明1の従属項である本件発明2~7も,粒子の形状や「平均粒子径」については本件発明1を何ら限定するものではないから,同様に発明の内容が不明確というべきである。 」

【コメント】
 特許の無効審判での無効審決に対する審決取消訴訟の事件です。発明は, 摩擦熱でインクの色が失色するフリクションインキに関するものです。  
 原告は,そのフリクションインキのとおりのパイロットで,被告は三菱鉛筆というガチンコです。以前,この原告と被告で違う事件を取り上げました。
 
 その時も,特許権者はパイロットで,審決は無効審決でした。ただし,前回は逆転で有効となったのですが,今回は逆転はありませんでした。今回は審決そのままの無効です。
 
 クレームからです。
 
「  可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,
 前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり, 前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。
」  

 ちょっと読むと,特許実務に詳しい人は,これちょっとヤバいかも~という感想がすぐに出てくるのではないでしょうか,
 
 そうです。審決で無効になった理由は明確性要件です。
 
 「 平均粒子径を求めるには,個別の粒子の大きさ(以下「粒子径(代表径)」という。)を何らかの基準で特定する必要があるが,粒子径(代表径)の定義には種々のものがあり,粒子が非球形の場合は,同じ粒子であっても,その粒子径(代表径)の定義により,平均粒子径の値は異なるものとなる。
  本件発明1の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の粒子の集合体には,非球形の粒子の集合体や,球形の粒子と非球形の粒子の混合である集合体が含まれていると認められる。原告らは,マイクロカプセル顔料の粒子は略球形であると主張するが,「前記マイクロカプセル顔料は,円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」(【0010】)とのことであり,非円形断面を排除するものではなく,本件明細書の記載を参酌しても,円形断面の粒子と非円形断面の粒子とがどのような割合で調製されるのかとか,その粒子の形状等を認識できる記載は一切ないことから,本件発明において想定しているマイクロカプセル顔料が略球形であると断定することは不可能である。
  したがって,抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すのみでは,その範囲が具体的に特定できないことになる。他方で,粒子径(代表径)の定義,又はそれと密接に関係している測定方法のいずれかが明らかになれば,特定に欠けることはない。
  本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載からは,粒子径(代表径)の定義も測定方法も明らかでない。もっとも,本件発明は,平均粒子径として体積平均径を採用したと認められるが,体積を測定する粒子径(代表径)の定義又は測定方法には,電気的検知帯法による等体積球相当径,光散乱法による光散乱相当径,光回折法による光の回折相当径,沈降法によるストークス径があり,その違いにより,平均粒子径の値に差が生じ得る。本件出願当時の特許公開公報を調査しても,様々な測定方法が用いられているから,技術常識を考慮しても,粒子径(代表径)の定義又は測定方法を特定できない。
  したがって,本件発明1の「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」との値を有する粒子を特定できないから,特許を受けようとする発明の技術的範囲が明確でなく,本件出願は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。
 
 
  審決ではこんな感じに判断されたわけです。つまり,非球形なのに,定義がない!,測定方法もわからない!,ダメ!としたわけです。
 
 明確性での平均粒子径というと,昔事件がありました。 
 知財高裁平成20年ネ10013号です。これは,明確性要件違反で権利行使が不能になったということで,超有名な事件です。
 
 この原審が,大阪地裁H18ワ11880号(H19.12.11判決)ですので,2007年くらいには,「平均粒子径」を特許で使う場合には必ず定義等を行え!というのが,最先端の実務家の中で叫ばれ始めたころです。
 
 で,本件は,2005年の出願なのですね(特願2005-161272)。 
 ということで,その警告が叫ばれ始めるギリギリ前だったわけです。
 
 ですので,この結論になったのは致し方ない所です。言うなれば,帰ってきた「平均粒子径」です。
 
 あと,規範は,前回紹介した第4部の規範とちょっと違いますが(第4部は第三者の利益を不当に害するかどうか,第1部は第三者に不測の不利益を及ぼすか,です。),まあほぼ同じと言えますので,今後,明確性の規範はこんな感じで行く!ということでしょうね。