侵害訴訟 特許 平成27(ワ)12415 その２ 東京地裁 請求棄却

事件番号

 平成27(ワ)12415

事件名

 特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

 平成28年12月2日

裁判所名

 東京地方裁判所第４０部
裁判長裁判官　東 海 林 保
裁判官　廣瀬 孝
裁判官勝 又 来 未 子 

本件発明２について

「(1) 本件発明２における「緩衝剤」は，添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩をいい，オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝剤」には当たらないと解することが相当である。理由は以下のとおりである。

(2)ア 化学大事典２（乙１３）によれば，「緩衝剤」とは，「緩衝液をつくるために用いられる試薬の総称」をいうものとされている。そして，広辞苑第六版によれば，「試薬」とは「実験室などで使用する純度の高い化学物質」であるところ，解離シュウ酸が「純度の高い化学物質」である「試薬」に当るとは考えがたいから，解離シュウ酸は一般的な意味で「緩衝剤」とはいえないというべきである。
イ 次に，本件明細書２の段落【００２２】には，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。
　上記記載において，「緩衝剤」は，「酸性または塩基性剤」であると定義されているが，広辞苑第六版によれば，「剤」とは「各種の薬を調合すること。また，その薬。」を意味するから，「酸性または塩基性剤」は，酸性または塩基性の各種の薬を調合した薬を意味すると考えることが自然であるところ，解離シュウ酸は，「各種の薬を調合した薬」に当たるとはいえない。
ウ そして，本件明細書２の段落【００１３】後段ないし【００１６】には，オキサリプラチンが水性溶液中で分解してジアクオＤＡＣＨプラチンを不純物として生成することが記載されているが，オキサリプラチンが分解すると，次の式のとおり，シュウ酸イオンとジアクオＤＡＣＨプラチンが生じる。また，証拠（乙３９）によれば，分解により生じたシュウ酸イオンは，一部がプロトン化されてシュウ酸又はシュウ酸水素イオンになることが認められる。

　したがって，オキサリプラチンの分解によりシュウ酸イオン等が生じたということは，すなわちオキサリプラチン水溶液において不純物が生じたことを意味するから，仮にオキサリプラチンの分解により生じた解離シュウ酸が「緩衝剤」に当たるとすると，緩衝剤が防止すべき分解により生じたものが緩衝剤に当たるということになってしまい，上記イの「望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」という緩衝剤の定義と整合しない。・・・

(4) そして，前記第２，２(8)イのとおり，被告各製品にはシュウ酸又はそのアルカリ金属塩は添加されていないから，被告各製品は，構成要件２Ｂ，２Ｆ及び２Ｇを充足せず，本件発明２の技術的範囲に属しない。
　なお，本件訂正において構成要件２Ｂ及び２Ｆは訂正されていないところ，被告各製品は構成要件２Ｂ及び２Ｆを充足しないから，仮に本件訂正が認められたとしても，被告各製品は，本件訂正発明２の技術的範囲に属しない。 」

【コメント】

　２本立ての２本めです。

　オキサリプラチンの特許（特許第４４３０２２９号）に関するものです。大合議に係属しているものとは別系統の特許です。

　４０部の判決ですので，この前の事件の判決とほぼおなじです。 クレームもその記事で見て下さい。

　要するに，自然に分解した解離シュウ酸も「緩衝剤」に当たるのか，それとも，添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩のみを言うのか，というクレーム解釈が論点です。

　さて，またまとめますと，こんな感じです。

　

１　平成27(ワ)12416 　４６部　被告１　差し止めのみ　請求認容　原告寄りクレーム解釈

２　平成28(ワ)15355 　２９部　被告１　賠償請求のみ　請求棄却　被告寄りクレーム解釈

３　平成27(ワ)28468   ４０部　被告２　差し止めのみ　請求棄却　被告寄りクレーム解釈

４　平成27(ワ)12415   ４０部　被告３　差し止めのみ　請求棄却　被告寄りクレーム解釈

　こう揃うと，最初の４６部の判決が浮いているって感じがします。４７部も欲しい所です。

侵害訴訟 特許 平成27(ワ)12415 その１ 東京地裁 請求棄却

事件番号

 平成27(ワ)12415

事件名

 特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

 平成28年12月2日

裁判所名

 東京地方裁判所第４０部
裁判長裁判官　東 海 林 保
裁判官　廣瀬 孝
裁判官勝 又 来 未 子 

 

本件特許１について

「イ 特許法６８条の２は，「存続期間が延長された場合（第６７条の２第５項の規定により延長したものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となった第６７条第２項の政令で定める処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない。」と規定している。

　この規定によれば，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，延長登録の理由となった同法６７条２項所定の政令で定める処分(以下「当該政令処分」という。)の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物。以下「当該政令処分対象物」という。）についての当該特許発明の実施行為に及ぶということになる。
　もっとも，特許権の存続期間の延長登録制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，当該政令処分を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該政令処分を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長する措置を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図る趣旨であると認められるから，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった当該政令処分対象物にのみ及ぶのが原則ではあるが，上記のような不利益の解消を図ることによって特許権者の研究開発のためのインセンティブを高めるという延長登録制度の上記趣旨に鑑みると，侵害訴訟における被疑侵害品が，当該政令処分対象物とは異なる部分を有する場合であっても，上記被疑侵害品が，当該政令処分対象物の「均等物や実質的に同一と評価される物」（実質的同一物）である場合には，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力が上記被疑侵害品についての実施行為にも及ぶと解するのが相当である。
　ここで，当該政令処分により存続期間が延長された特許権の効力は当該政令処分対象物についての特許発明の実施の範囲に限定されるものの，その技術的範囲については通常の特許権の特許発明の技術的範囲と同様に考えることができるというべきであるから，結局，実質的同一物該当性の判断基準としては，まず，特許法７０条に基づく技術的範囲の属否を検討するほか，文言解釈上は当該政令処分対象物についての特許発明の技術的範囲に属しない場合であっても，信義則の見地から，当該政令処分対象物と当該被疑侵害品の差異（以下「当該差異部分」という。）について，①当該差異部分が当該政令処分対象物についての特許発明における本質的部分ではなく，②当該差異部分を当該被疑侵害品におけるものと置き換えても，当該政令処分対象物についての特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③上記②のように置き換えることに，当該政令処分対象物についての特許発明の属する技術の分野における当業者が，当該被疑侵害品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④当該被疑侵害品が，当該特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，⑤当該被疑侵害品が当該政令処分ないし特許延長登録に係る手続において処分ないし延長登録の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，当該被疑侵害品は，当該政令処分対象物と均等なものとして，当該政令処分対象物についての特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当であり（最高裁判所平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集第５２巻１号１１３頁参照），かつ上記基準をもって足りるというべきである。なお，当該被疑侵害品が，延長された特許権の侵害行為に当たるといえるためには，当該特許権の技術的範囲に属している必要があることはいうまでもない。

　以上の観点から，以下，本件について検討する。 

ウ 本件特許１は，既に医薬品としての効能が知られていたオキサリプラティヌム溶液について，オキサリプラティヌムの濃度及びｐＨを一定の範囲に限定し，かつ，添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることで，医薬的に安定で直ぐに利用できるオキサリプラティヌム注射液を得るというものであるから，本件発明１は，医薬品の成分を対象とする物の発明に当たる。
　ところで，特許法施行令２条は，特許法６７条２項の「政令で定める処分」（当該政令処分）の一つとして，医薬品医療機器等法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認を挙げており，同項は，医薬品の製造・販売をしようとする者は，品目ごとにその製造・販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない旨規定している。
　そこで，本件では，被告各製品が，医薬品医療機器等法１４条１項の厚生労働大臣の承認という本件処分の対象となった物（本件処分対象物）についての本件特許１の実施に当たるか否かが問題となる。
　ここで，医薬品医療機器等法１４条１項の承認を受けることによって可能となるのは，その審査事項である医薬品の「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（医薬品医療機器等法１４条２項３号柱書き）の全てについて承認ごとに特定される医薬品の製造・販売であると解されるところ，特許権の存続期間の延長登録の制度は，政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものであることからすると，被告各製品が本件処分対象物に該当するか否かを検討するに当たっては，被告各製品が，本件処分により可能となった本件特許権１の実施の範囲にあるかを検討すべきであるから，上記審査事項の全てではなく，存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして，医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項（当該特許権が医薬品の成分を対象とする物の発明である場合には，医薬品の成分，分量，用法，用量，効能及び効果である。）に照らし，本件処分対象物に該当するか否を判断することが相当である（最高裁判所平成２７年１１月１７日第三小法廷判決・最高裁判所民事判例集６９巻７号１９１２頁等参照）。
　そして，上記審査事項のうち，「成分，分量」は，医薬品の「物」それ自体としての客観的同一性を左右するものであり（ただし，「分量」については延長された特許権の効力を制限する事項と解するのは相当ではない。），また，「用法，用量」及び「効能，効果」は医薬品それ自体としての客観的同一性を左右するものとはいえないが，「用途」に該当する性質のものであるから，結局，医薬品の成分を対象とする特許発明の場合，特許法６８条の２によって存続期間が延長された特許権は，「物」に係るものとして「成分」（ただし，有効成分に限らない。）によって特定され，「用途」に係るものとして「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である。・・・

ウ そこで被告各製品の成分について検討するに，前記（4）のとおり，被告各製品は，酒石酸及び水酸化ナトリウムを含有する点で本件処分対象物についての本件発明１とは「成分」が異なる。・・・

　したがって，被告各製品は本件処分対象物と同一であるということはできず，また，被告各製品は延長された本件特許１における構成要件１Ｃ「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」を文言上は充足しない。

エ もっとも，被告各製品が本件処分対象物の実質的同一物に当たるのであれば，延長後の本件特許１の効力が及び得る。
　本件では，上記ウのとおり，被告各製品は，酒石酸及び水酸化ナトリウムを含有する点で本件処分対象物とは「成分」が異なるので，まず，この差異について，前記(2)イ①（当該差異部分が本件処分対象物についての特許発明における本質的部分ではない）の要件（いわゆる均等の第一要件）を充足するか検討する。
　ここで特許発明の本質的部分の意義についてみるに，特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にあるから，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段（特許法３６条４項，特許法施行規則２４条の２参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項参照）を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである（知的財産高等裁判所平成２８年３月２５日特別部判決・平成２７年（ネ）第１００１４号参照）。
　そして，本件明細書１の記載に基づいて本件発明１をみると，前記１(2)のとおり，本件発明１は，従来技術である凍結乾燥物として利用されていたオキサリプラティヌム製剤の製造方法が高価であり，また，再構成時に希釈溶剤の選択を誤るなどの問題が生じる危険性があるという課題を解決するために，オキサリプラチンの濃度が１ないし５mg/ml で，ｐＨが４．５ないし６に限定された範囲内にあり，添加物を含まないオキサリプラチン水溶液を用いることで，直ぐ使用でき，医薬的に安定であり，凍結乾燥よりも容易かつ安価に製造でき，かつ，凍結乾燥物と同等な化学的純度（異性化の不存在）及び治療活性を示すオキサリプラティヌム溶液を提供するものであると認められる。そして，本件処分対象物についての本件発明１は，オキサリプラチンと注射用水のみで構成されるオキサリプラチン水溶液を用いて，上記の課題を解決し，医薬的に安定なオキサリプラチン溶液製剤を提供するものであるといえる。ここで，「安定な」とは不純物の生成が抑止されていることを意味する。

　したがって，本件処分対象物についての本件発明１の本質的部分は，オキサリプラチン水溶液について，オキサリプラチンの濃度及びｐＨを一定範囲とすることで，不純物の生成を抑止して，医薬的に安定なオキサリプラチン溶液を得ることにあるといえる。・・・

 

カ 上記エ及びオからすると，オキサリプラチン溶液について，本件発明１では，オキサリプラチンの濃度及びｐＨを一定範囲にすることで不純物の発生を抑止するのに対し，被告各製品では，オキサリプラチン溶液にさらに酒石酸及び水酸化ナトリウムを添加するという手段を採用することによ
って不純物の発生を抑止しているのであって，医薬的に安定なオキサリプラチン溶液を得るための技術思想が異なり，当該差異部分は，本件処分対象物についての本件発明１における本質的部分の差異に当たるというべきである。
　したがって，被告各製品は均等の第一要件を充足するとはいえないから，本件処分対象物の実質的同一物に当たるとはいえない。」

【コメント】

　本件は，２つの特許の判断があり，それぞれに重要ですので，２つに分けます。

　まず，特許第３５４７７５５号の方の事件です。

 

　クレームは，

「 １Ａ 濃度が1 ないし5mg/ml で
１Ｂ ｐＨが4.5 ないし6 の
１Ｃ オキサリプラティヌムの水溶液からなり，
１Ｄ 医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95％であり，
１Ｅ 該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，
１Ｆ 腸管外経路投与用の
１Ｇ オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」

です。実は以前，このブログでも関連事件を紹介しました。要するに，延長登録が認められた場合の特許権の効力の話です。

　そして，実は，この関連事件は，今，知財高裁大合議に係属しています。 

　なので，詳しい背景等は，前のブログをみてもらうと良いと思います。

　で，本件と前の関連事件との違いは，多少あります。実質同一性の所です。

　

・延長登録出願した特許権の効力の，原則は，特許法６８条の２のそのままの文言とおり。例外は，実質同一物ということで若干広がる。

・原則を検討する場合の「物」の同一性は，上記ベバシズマブ事件で見る。すなわち，「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）及び分量」によって特定され，かつ，「用途」に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定される。

・ 本件でのあてはめを検討する。

　被告製品には， 酒石酸及び水酸化ナトリウムを含有するものであることから，「成分」が異なり，同一性がない。

　したがって，原則の範疇外。

 　～なおここまでは，前の関連事件と同じ～

 

・例外の要件の検討。

　実質同一性は，均等論と同じ規範で見る。

・例外のあてはめを検討する。 

　本件特許１と被告製品は，本質的部分に違いがあり，例外にも当てはまらない。

・以上のとおり，原則，例外のどちらにも当てはまらず，非侵害。 

　上記のとおり，本件では，実質的同一性について，均等論の規範で判断している所が違いと思います。

 

　前の関連事件は，２９部で嶋末部長の合議体でした。他方，今回の事件は４０部で東海林部長の合議体でした。

　規範の中身は違いますが，概ね似たような論理と言えます。大合議はどちらを取るのか，それともどちらともとらないのか気になります。

審決取消訴訟 特許 平成27(行ケ)10150 無効審判 不成立審決 請求棄却

事件番号

 平成27(行ケ)10150

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成28年12月6日

裁判所名

 知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦
裁判官 大 西 勝 滋
裁判官 寺 田 利 彦

 

「ア 本体訂正発明１は，「植物成分の豊かな味わいと炭酸ガスの爽やかな刺激感（爽快感）をバランス良く備えた植物成分含有炭酸飲料を提供する」ことを課題としているものの，植物成分を含む炭酸飲料において，植物成分の風味と炭酸の刺激感（爽快感）をバランス良く備えた炭酸飲料を提供すること自体は周知の課題であるといえる（このことは，甲１に，スクラロースを添加した「ミント風味スパークリングウォーター」において，「スクラロース無添加のものに比べ，ミントのさわやかさと炭酸の刺激感のバランスが向上した」旨が記載されていること，甲２に，「炭酸飲料は従来，甘味料として主に蔗糖や異性化糖などのを用い，これらの糖類水溶液に果汁，植物の抽出物，乳製品，フレーバーを加え炭酸ガスを圧入し容器に充填したもので，その爽快な刺激感，あっさりした風味とさわやかな清涼感から嗜好性の高い飲料として大変好まれる飲料である。」旨が記載されており，甲５にも同様の記載があることなどからも明らかである。）。
　したがって，果汁入り炭酸飲料に係る甲１発明において，植物成分の風味と炭酸の刺激感（爽快感）とのバランスを改善しようと試みること自体は，当業者であれば容易に想到し得ることであるといえる。
イ そこで，甲１発明において，前記の周知の課題（植物成分の豊かな味わいと炭酸ガスの爽やかな刺激感〔爽快感〕をバランス良く備えた植物成分含有炭酸飲料を提供する）を達成するために，本件訂正発明１における相違点１（炭酸ガスを２ガスボリュームより多く含む）及び相違点２（可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度である）に係る課題解決手段を採用することが，本件優先日前，当業者にとって容易に想到し得ることであるか否かを検討する。
(ｱ) 相違点１（炭酸ガスのガスボリューム）について
　甲２における前記(3)ア(ｴ)(ｵ)，甲３における前記(3)イ(ｱ)(ｲ)，甲５における前記(3)ウ(ｲ)(ｳ)の各記載によれば，果汁入り炭酸飲料において，炭酸の刺激感を調整するために，炭酸飲料中における炭酸ガスの含有量を調整することは本件優先日前から当業者に周知であったと認められる。
　そして，甲６の実施例１～３（前記(3)エ(ｴ)）には，２．１ガスボリュームであって，果汁１５％又は１２％入りの炭酸飲料が記載されており，また，甲７のガス圧２．０ｋｇ／ｃｍ２（前記(3)オ）は，甲１５（国税庁のウェブサイトに掲載された炭酸ガス吸収係数表〔びん内圧力補正表〕）によれば，約２．５ガスボリュームに相当することから，甲７には，約２．５ガスボリュームであって，果汁３０％入りの炭酸飲料が記載されているといえる。そうすると，果汁が１２～３０％と比較的多く含まれた炭酸飲料の炭酸ガスを２ガスボリュームより多くすることは本件優先日前から当業者に周知のことであったといえる。
　したがって，本件優先日前，果汁が１９．８～２２．０重量％入った炭酸飲料である甲１発明において，炭酸の刺激感を調整するために，炭酸ガスの含有量を調整することは，当業者が適宜なし得ることといえ，また，その際に，炭酸ガスの含有量を２ガスボリュームより多く含むものとすることも，当業者が必要に応じて適宜なし得ることといえる。
(ｲ) 相違点２（可溶性固形分含量）について
　甲１６（被告従業員作成の説明書）によれば，甲２，３及び５には，可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度の果汁入り炭酸飲料が記載又は示唆されていると認められる。しかし，甲２及び甲５において実施例に記載されているのは，レモン果汁２重量％又は１．６重量％の炭酸飲料であって，果汁の含有割合は１０％をはるかに下回っており，甲３には，「…例えば果汁…等を水に含有させ，これに炭酸ガスを加えたものである。これらの原料については日本農林規格に適合するものであればよく，用途などを考慮して種類や量などを適宜選択して用いればよい。…」（前記(3)イ(ｲ)）と記載されているのみで，果汁の添加量が具体的に記載されていない。
　また，甲６及び甲７に記載された果汁入り炭酸飲料は，いずれも可溶性固形分含量が１２度程度のものであり（甲６につき前記(3)エ(ｳ)(ｴ)，甲７につき甲１６の５頁），本件訂正発明１の「可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度」の数値範囲を満たさない。
　甲１０～１３には，同数値範囲を形式上包含する果汁入り炭酸飲料が記載又は示唆されている（前記(3)カ(ｲ)，同キ(ｲ)，同ク(ｱ)，同ケ）。しかし，甲１０において，本件訂正発明１の可溶性固形分含量の数値範囲を満たす実施例１（前記(3)カ(ｳ)）には，レモン果汁０．５重量％のものしか記載されておらず，甲１１には，「本発明のベースとなる飲料のブリックスは，…好ましくは１０～１８，より好ましくは１２～１６とするのが適当である。」（前記(3)キ(ｲ)）と記載され，むしろ８度より大きい可溶性固形分含量が推奨されており，甲１２には，「…更に必要に応じて，嗜好性の向上及び商品価値の付与の目的で，…果汁を添加することができる。」（前記(3)ク(ｲ)）と記載されているのみで，果汁の添加量は具体的に記載されておらず，実施例（前記(3)ク(ｳ)(ｴ)）においても，８度より大きい可溶性固形分含量のものしか記載されていない。甲１３においては，紫蘇の搾汁ではなく紫蘇抽出液が用いられており，また，紫蘇抽出液を得るために使用する紫蘇葉の使用量として２５～４５ｇ／１０００ｍｌ，つまり，２．５～４．５重量％の紫蘇葉の使用量が，嗜好性の良好な範囲として示されている（前記(3)ケ）。
　以上からみて，果汁が１０％以上含まれた炭酸飲料の可溶性固形分含量を屈折糖度計示度で４～８度の数値範囲とすることは，甲２，３，５～７及び１０～１３の何れにも具体的に記載されてはおらず，本件優先日前から周知のものであったとまではいえない。また，甲１～３，５～７及び１０～１３の何れにも，可溶性固形分含量を操作することで，植物成分の風味と炭酸の刺激感（爽快感）のバランスを調整することが可能であると記載又は示唆されているわけではない。
　したがって，１９．８～２２．０重量％の果汁入り炭酸飲料である甲１発明において，植物成分の風味と炭酸の刺激感（爽快感）をバランス良く備えた炭酸飲料を提供するために，可溶性固形分含量を「４～８度」に調整することは，当業者が容易に想到し得ることとまではいえない。
(ｳ) 以上によれば，甲１発明において，たとえ，前記(ｱ)のとおり，炭酸ガスの含有量を２ガスボリュームより多く含むものとすることを当業者が適宜なし得ることとしても，植物成分の風味と炭酸の刺激感（爽快感）をバランス良く備えた炭酸飲料を提供するという周知の課題を達成するために，相違点２（可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度である）に係る課題解決手段を採用することを当業者が容易に想到し得るとまではいえない。すなわち，本件訂正発明１の相違点２（可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度である）に係る課題解決手段は，甲１発明及び周知慣用技術に基づいて当業者が容易に想到し得ることとはいえない。」
 

【コメント】

 　 果汁入り炭酸飲料の発明です。近頃売れている商品でいうと，オランジーナのようなものでしょうか。個人的には結構好きなタイプの飲料です。

　クレームは以下のとおりです。

「【請求項１】
下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料：
（１）果物又は野菜の搾汁を１０～８０重量％の割合で含む，
（２）炭酸ガスを２ガスボリュームより多く含む，
（３）可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度である，
（４）全甘味量が砂糖甘味換算で８～１４重量％である
（５）スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む
（６）スクラロースを含む高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量が，全甘味量１００重量％あたり，砂糖甘味換算で２５重量％以上を占める，
（７）全ての高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量１００重量％のうち，スクラロースによって付与される甘味量が，砂糖甘味換算量で５０重量％以上である。」

 

　一致点相違点は以下のとおりです。

 

「イ 本件訂正発明１と甲１発明との一致点

下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料：
（１）果物又は野菜の搾汁を１０～８０重量％の割合で含む，
（２）炭酸ガスを含む，
（３）可溶性固形分を含む，
（４）全甘味量が砂糖甘味換算で８～１４重量％である
（５）スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む，
（６）スクラロースを含む高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量が，全甘味量１００重量％あたり，砂糖甘味換算で２５重量％以上を占める，
（７）全ての高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量１００重量％のうち，スクラロースによって付与される甘味量が，砂糖甘味換算量で５０重量％以上である。
ウ 本件訂正発明１と甲１発明との相違点
（相違点１）
　前者が「炭酸ガスを２ガスボリュームより多く含む」のに対して，後者の炭酸ガスの含有量が不明である点。
（相違点２）
　前者が「可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４～８度である」のに対して，後者の可溶性固形分含量が「２．５３度」である点 」

　つまり，本願の発明と，主引例とは，数値限定の部分にしか違いがないのです。本来なら，かなり進歩性について怪しいパターンです。

　ところが，判旨のとおり，相違点２について，容易想到でないとして，有効と判断しております。つまり，ある特定の限定された範囲の中で，可溶性固形分含量を屈折糖度計示度で４～８度の数値範囲とすることについての記載も示唆もない，という判断です。

 

　ただ，ちょっと気になるのは，このような数値限定の部分にしか違いの無い数値限定発明の進歩性の論点においては，臨界的意義が議論されることが多かったと思います。ところが，今回はそういう議論はありません。

　これは原告の方で，そのような主張をしていないからだと考えます。

 

　では，何故そのような議論をしなかったのか，それは明細書にきちんと臨界的意義が書かれていたからかもしれません。とは言え，主張するのはタダですので，やって損は無かったのではないかと思われます。

 

　本件の発明は，上記のとおり，数値限定部分でしか主引例との違いを見いだせない，つまり主引例とかなり近接した発明ですので，通常は臨界的意義が必要な発明だと思われるからです。

審決取消訴訟 特許 平成28(行ケ)10042 不服審判 請求棄却

事件番号

 平成28(行ケ)10042

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成28年11月30日

裁判所名

 知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官 髙 部 眞 規 子
裁判官 柵 木 澄 子
裁判官 片 瀬 亮

 

「３ 取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について
(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。
(2) 特許請求の範囲の記載
　本願発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。すなわち，本願発明は，潤滑油基油と粘度指数向上剤を含み，「１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００である」潤滑油組成物であって，当該潤滑油基油は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分」（本発明に係る潤滑油基油成分）を，「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものである。
(3) 発明の詳細な説明の記載
ア 本願明細書の発明の詳細な説明には，前記１(2)のとおり，本願発明は，従来の潤滑油が，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）と低温粘度特性（ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度の低減）とを両立するという点で，いまだ改善の余地があったという事情に鑑みて，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度並びに１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし，特許請求の範囲の請求項１に記載の構成を採用することにより，省燃費性と低蒸発性及び低温粘度特性に優れており，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量及び－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善することができるという効果を奏するものであることが記載されている。 ・・・

オ さらに，【表３】をみると，実施例１ないし６及び比較例１ないし３は，いずれも粘度指数向上剤を含有するものであり，「１００℃動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓ，粘度指数が１４０～３００」という本願発明の発明特定事項を満たすものであるが，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであるとされていることから，実施例１ないし６と比較例１ないし３の各潤滑油組成物の物性の違いは，主として，含有する「潤滑油基油」の物性の違いによるものであることが理解できる。
　そして，【表１】ないし【表３】によれば，本願発明の特許請求の範囲に含まれる実施例１ないし５の「潤滑油基油」は，「本発明に係る潤滑油基油成分」である基油１又は２を１００質量％含有する潤滑油基油（実施例１，２，４），あるいは，基油１又は２を７０質量％と比較例２，３で用いた基油４を３０質量％含有する潤滑油基油（実施例３，５）であることから，「潤滑油基油」が「本発明に係る潤滑油基油成分」を７０～１００重量％含むものについて，「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性を有し，本願発明の課題を解決できることを理解することができる。
(4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲
　前記(3)によれば，本願明細書の記載に接した当業者は，「本発明に係る潤滑油基油成分」を７０質量％～１００質量％程度多量に含む，「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し，粘度指数向上剤を添加して，１００℃における動粘度を４～１２ｍｍ２／ｓとし，粘度指数を１４０～３００とした潤滑油組成物は，本願発明の課題を解決できるものと認識できる。
　他方，本願発明は，「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分としては，特に制限されない」ものであるところ（【００５１】），一般に，複数の潤滑油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合，少量の潤滑油基油成分の物性から，潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと，本願明細書の【００５０】や【００５４】の記載から，直ちに当業者において，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，その含有割合が７０質量％～１００質量％程度と多い「潤滑油基油」と，本願発明の課題との関連において同等な物性を有すると認識することができるということはできない。しかるに，本願明細書には，この点について，合理的な説明は何ら記載されていない。
(5) 本願発明のサポート要件適合性
　本願発明は，前記(2)のとおり，「本発明に係る潤滑油基油成分」を，「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものであるが，前記(4)のとおり，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識するということはできない。
　また，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できることを示す，本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。
　したがって，本願発明の特許請求の範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載により，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものということはできず，サポート要件を充足しないといわざるを得ない。」

【コメント】

　潤滑油の発明に関する，拒絶査定不服審判から審決取消訴訟に移行した事例です。

 

　クレームは，以下のとおりです。

 

「【請求項１】尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油と，／粘度指数向上剤と，／を含有し，／１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００であることを特徴とする潤滑油組成物。」

 

　様々な成分（パラメータ）があり，それぞれに数値限定がついているという，化学系の発明でよくあるパターンの数値限定発明です。

 

　今回，問題となったのは，サポート要件と実施可能要件です。

 

　特許庁の審決では，「本願明細書の実施例４に係る潤滑油組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とを，１５％：８５％の割合で混合した基油（以下「ケースＡ」という。）を想定する（本願発明で特定された潤滑油基油成分に相当するのは「基油２」のみであって，その含有量は１５％となり，本願発明で特定された潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分に相当するのは「基油４」のみであって，その含有量は８５％となる。）。」という，クレームの範囲には入るが極端なケースAという事例を設定しました。

 

　つまり，こういう例でも，クレームにいう作用効果を示すと言えるのかよ，そんなわけねーだろ，というまるでヤクザの因縁の吹っ掛け的な認定と判断が展開されたのです。 

　訴訟では，さすがにこのようなケースAは，「本件審決が「ケースＡ」を想定し，これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は不適切であるといわざるを得ないが，これを理由に，直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということはできない。」と判断されました。

　上記の判旨のとおり，今回の数値限定発明は，「・・・潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油」というとおり，数値限定の範囲が非常に広いのです。

　つまり，作用効果が当然あるような基油成分が１００％近くのときは，それは作用効果を奏するでしょうが，下限の１０％付近では，本当に作用効果を奏するか，よくわからないと判断されたのです。

　それは，明細書にきちんと記載のあったのが，基油成分７０％までのものの実施例だけだったからです。それより基油成分の少ないものが作用効果を奏することについての記載は無かったのです。

　となると，いくら特許庁の設定したケースAが非常識だったとしても，これでサポート要件有りとするのはちょっと無理でしょう。それに，特許庁が何故そういうケースを設定したかというと，おそらく，そっちの方が分かりやすいのだろと判断したのだと思います。

　兎も角も，これは本当に昔からあるサポート要件やら実施可能要件がNGになる頻出パターンと言えます。出願人ではこういうことはなかなか気付きにくいと思いますので，代理人の方できちんとチェックをしないといけないと思います。

 

　ちなみに，規範は，所謂パラメータ事件大合議事件のもののようです。

民事訴訟 特許 平成25(ワ)34182 東京地裁 請求棄却

事件番号

 平成25(ワ)34182

事件名

 特許を受ける権利確認等請求事件

裁判年月日

 平成28年10月24日

裁判所名

 東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官　嶋末和秀
裁判官　鈴木千帆
裁判官　天野研司

「 (1) 発明者の意義について
　特許を受ける権利は，原始的には，発明をした者（発明者）に帰属するところ，特許出願された発明の発明者とは，特許請求の範囲に記載された発明について，その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を着想し，完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば，その者のみが発明者となるが，その過程に複数の者が関与した場合には，当該過程において発明の特徴的部分の完成に技術的に寄与した者が発明者となり，そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者（共同発明者）となる。ここで，発明の特徴的部分とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従来技術には見られない部分，すなわち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。なぜなら，特許権は，従来の技術では解決することのできなかった課題を，新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであり（特許法２９条参照），特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための，従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的構成をもって社会に開示した点にあるから，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分の完成に寄与した者でなければ，同保護に値する実質的な価値を創造した者とはいい難いからである（知財高裁平成１８年（行ケ）第１００４８号同１９年７月３０日判決
参照）。
(2) 原告従業員Ａⅰの情報（知見）について
　原告は，原告従業員Ａⅰが本件知見①ないし④を有しており，これらを被告従業員等に提供したことから，同人が本件各発明の共同発明者の一人である旨主張する。
　しかし，以下に詳述するとおり，これらの知見は，公知技術にすぎないか，具体的な技術的裏付けを伴わない単なる願望ないし要望にすぎず，本件各発明の特徴的部分の着想から完成に至る過程への実質的関与と評価し得るものでないから，同人が本件各発明の共同発明者の一人であることを根拠付ける理由とはならない。
(3) 本件発明１について
ア 本件発明１の目的及び効果並びに従来技術との関係について
　本件明細書１の段落【０００４】及び【０００８】の記載によれば，本件発明１は，α－ＧＧよりも優れた保湿性を発揮する材料が求められていたこと，α－ＧＧの従来の製造方法は，手間や時間がかかるなど大量生産に適さず，コストが高くなるという問題があったことに鑑みて，発明されたものであり，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性が向上し，大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供することを目的としたものであって，本件発明１によれば，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性が向上し，大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供できるとされている。
　他方，前記１の認定事実のほか，特表２００５－５３２３１１号公報（乙４）によれば，本件出願１がされた平成２２年５月１０日より前である平成１７年１０月２７日の時点において，ＧＧを化学合成法によって製造することができること，化学合成法によるＧＧの製造の際，グルコースとグリセリンとを酸性触媒を用いて反応させること，ＧＧを化学合成法により製造した場合，反応物中にグリセリンが残留すること，ＧＧ組成物を保湿剤として用いることについては，いずれも公知であったと認められる。
イ 本件発明１－１について
(ｱ) 本件発明１－１の特徴的部分について
　本件出願１の願書に添付した特許請求の範囲（平成２５年１２月２４日付け手続補正書〔乙１〕による補正後のもの）の請求項１の記載によれば，本件発明１－１は，①α－ＧＧとβ－ＧＧとを４５～７５：１５～２５の質量比で含むこと（以下「構成①」という。），②当該糖組成物中に含まれる全糖の合計量に対するα－ＧＧの割合が５８．４～６５．３質量％で，β－ＧＧの割合が２１．６～２４．５質量％であること（以下「構成②」という。）を発明特定事項とするものである。
　そして，上記アで説示した本件発明１の目的及び効果並びに従来技術との関係に照らすと，本件発明１－１は，糖組成物の一種であるＧＧ組成物を保湿剤とするに当たり，構成①及び構成②をともに充足するところの，α－ＧＧとβ－ＧＧの混合物からなるＧＧ組成物を用いることによって，α－ＧＧ単独の場合よりも保湿性の向上を図ったことを特徴とするものというべきである（本件明細書１の段落【０００８】，【実施例】〔【００３１】以下〕）。
　そうすると，本件発明１－１は，構成①及び②が同発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分であって，これらの構成が同発明の特徴的部分に当たり，同発明のその余の発明特定事項は，同発明の特徴的部分とは認めらない。
　もっとも，糖組成物中のα－ＧＧとβ－ＧＧの量的関係が構成②を充足する場合，当然に構成①を充足することになるから，本件発明１－１の特徴的部分を画定するのは，結局，構成②であるということになる。
(ｲ) 本件発明１－１の発明者について
　上記(ｱ)の本件発明１－１の特徴的部分を前提とし，原告従業員Ａⅰが，当該特徴的部分における技術手段を着想し，かつ，特徴的部分の完成に至る過程に技術的関与した者といえるかについて検討する。
　そもそも，化学合成法によりＧＧ組成物を製造することや化学合成法により得られるＧＧ組成物について，原告従業員Ａⅰが何らかの新規かつ具体的な知見を有していたことを裏付ける的確な証拠はない。
　むしろ，前記１(1)で認定したとおり，原告が被告に化学合成法によるＧＧ組成物の製造を依頼したのは，原告は，酵素法によりＧＧ組成物を試作していたものの，コスト面での難点があり，他方で，原告が自ら化学合成法によってＧＧ組成物を製造することは困難であったため，他社に化学合成法によりＧＧ組成物を低価格で大量生産することを委託することとし，候補とした２社から被告を選択したという経緯があることからすると，原告従業員Ａⅰは，化学合成法によりＧＧ組成物を製造することについて，新規かつ具体的な知見を有していたものではなく，したがって，化学合成法により得られるＧＧ組成物についても，新規かつ具体的な知見を有していたものではなかったと推認するのが合理的である。
　そして，本件明細書１の記載によれば，本件発明１－１における構成②の数値範囲は，実施例１ないし３により導き出されたものであることが認められるところ，前記１の認定事実によれば，これらの実施例は，いずれも被告従業員Ａⅱを中心とする被告従業員等が実験的に導出し，その効果を確認したものであって，この過程に原告従業員Ａⅰが実質的に関与したとみることはできない。
　そうすると，本件発明１－１の発明者ないし共同発明者と評価され得る者は，被告従業員Ａⅱを中心とする被告従業員等のみであって，原告従業員Ａⅰが同発明の共同発明者の一人であると認めることはできない。」

「３ 争点(1)イ（原告は本件開発協力合意の定めに従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったか）について
(1) 本件開発協力合意書６条の解釈について
　本件開発協力合意書６条は，前記前提事実（第２の２(3)イ）のとおり，「甲（判決注：原告）及び乙（判決注：被告）は，本開発に基づき，発明，考案，意匠の創作等の技術的成果が生じたときは，直ちに相手方に対して通知する。当該技術的成果の帰属，知的財産権を受ける権利，帰属及びその取扱い等については基本的に折半とするが，詳細につて（ママ）は別途協議するものとする。」と規定するところ，原告は，同条が，発明者が原告の従業者等であるか被告の従業者等であるかを問うことなく，各種グルコース誘導体に関する発明についての特許を受ける権利は，原告と被告とで折半する（すなわち，特許を受ける権利の共有持分各２分の１を原告と被告とが保有する）旨を規定したものであり，同規定により，本件各発明についての特許を受ける権利のうち持分２分の１の共有持分は，その発明者を問うことなく，原告が保有する旨主張する。
ア そこで検討するに，まず，上記規定の文理に従えば，技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等は，原告と被告との間で，別途協議の上，その詳細について定めることとされているものと解され，したがって，「基本的に折半とするが」との点は，協議に際しての基本的な指針を定めたものにすぎないと解するのが相当であり，特許を受ける権利（共有持分）につき，協議結果に基づかない予約承継の合意をしたものではないと解するのが素直である。
　仮に，原告が主張するように，別途協議が成立しない限り，技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず，当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分２分の１の割合で準共有することをあらかじめ取り決めた（寄与割合が２分の１ずつでない場合につき，予約承継の合意をした）というのであれば，（別途協議が成立した場合に，当該協議結果によることは当然であるから）「詳細につて（ママ）は別途協議する」とわざわざ規定した理由を合理的に説明することができない。原告が主張するように，協議を行わなかった場合や協議を行ったが成立に至らなかった場合にまで，権利関係を変動させることまで意図していたというのであれば，「基本的に折半とするが，詳細につて（ママ）は別途協議する」とするのではなく，端的に，「別途協議して定めない限り，折半とする」とか，「折半とする。ただし，別途協議の上，これと異なる定めをすることを妨げない」などと規定してしかるべきである。
イ 次に，本件開発協力合意書６条後段において，「詳細につて（ママ）は別途協議する」との文言の前に「基本的に折半とするが，」との文言が置かれるに至った経緯をみるに，この点は，前記１でも認定したとおり，被告従業員等が作成・提案した合意書案では別途協議して定める旨の規定であったところ，原告従業員Ａⅰが合意書修正案を作成した際に「基本的に折半とするが，」との文言を挿入したことによるものである。しかるに，原告従業員Ａⅰは，同挿入を契約条件の大きな変更であるとは認識しておらず，被告従業員等に合意書修正案を送付した際のメール本文には，単に「ご確認いただきたくお願い致します」など記載するのみで，同挿入の意味するところ（原告の主張によれば，単に別途協議することを定めていたにすぎない合意書案６条が，協議結果に基づかない予約承継の定めに改められたことになるのであるから，同挿入は，契約条件に関する極めて重大な変更であることになる。）を何ら説明することなく，被告に合意書修正案の「確認」を促したにすぎないことからすれば（甲５７，乙４４，４７，証人Ａⅰ〔８，９，２６，２８頁〕），原告従業員Ａⅰにおいても，同挿入は，被告従業員等から提案された合意書案に実質的な変更を加えるものではない旨認識していたものと認められる。そうすると，「基本的に折半とするが，」との文言の起草者である原告従業員Ａⅰでさえ，別途協議が成立しない限り，技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず，当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分２分の１の割合で準共有することを定めたとの認識は有していなかったと認められるところであり，被告従業員等において，合意書修正案６条後段の規定をそのようなものとして理解し得なかったことは，明らかである。
ウ 上記に検討したところによれば，本件開発協力合意書６条後段の規定は，技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等について，原告と被告との間の協議なしに，実体的な権利関係を変更することをあらかじめ定めたものと解することはできない。そして，原告と被告との間で本件各発明について特許を受ける権利の帰属等に関する協議が整わなかったことは明らかであるから，本件開発協力合意書６条後段の規定に基づいて，本件各発明について特許を受ける権利を原告が被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったと認める余地はないというべきである。

・・・

(2) 本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にＧＧの研究・開発業務が含まれるか否かについて
　原告は，本件開発協力合意書１条が，開発協力合意の対象を「各種グルコース誘導体」とするところ，「各種グルコース誘導体」がＧＧを含む概念であることは明らかであるから，ＧＧに関する本件各発明について，本件開発協力合意書６条後段の定めが適用される旨主張する。
ア そこで検討するに，前記１の認定事実によれば，本件開発協力合意に至るきっかけは，被告によるＧＧ組成物の試作品が原告が想像していたよりも早く出来上がったため，従前，酵素法では効率よく製造することができなかった化合物（を主成分とする組成物）に関し，原告が被告に共同開発を持ちかけたことにあるといえる。他方で，原被告間には，既に，平成２０年５月８日付けで，原告が指定する化合物（ＧＧ）を被告が製造することが可能か否かを検討するにあたり，原被告間で
取り扱われる情報等について定めた本件秘密保持契約が締結されていた。

　しかるところ，原告と被告とは，本件開発協力合意に際し，その契約期間の始期を，本件開発協力合意書の調印日ではなく，原告と被告との間の共同開発についての打合せの日である平成２０年７月１５日まで遡及させたが，本件秘密保持契約の契約期間の始期である同年５月８日までは遡及させなかったばかりか，本件秘密保持契約と本件開発協力合意とは，契約期間の満了日，契約期間終了後の秘密保持義務の期間，秘密を開示できる者の範囲などが異なるにもかかわらず，両者を調整する取り決めをすることなく，本件開発協力合意の後，本件秘密保持契約を２度にわたって延長していることが認められる。これらの事情は，仮に，本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にＧＧの研究・開発業務が含まれるとすれば，本件開発協力合意と本件秘密保持契約との間に重大な齟齬があったにもかかわらず，これが放置されていたことを示すものであって，極めて不自然というほかない。
イ 次に，本件開発協力合意書が締結された時点における原告及び被告の状況について検討するに，もともとＧＧ組成物については，●（省略）●の要求を充たす一定の仕様が求められ，安価に大量に製造できることが要求されていたところ，原告が●（省略）●の要求を基に被告に求めた仕様基準は，本件開発協力合意書が締結された時点において，被告の製造に係るＧＧ組成物の試作品において既に達成され，これを安価に大量に製造できるか否かが検討されていたという段階にあった。
　したがって，本件秘密保持契約における「本検討」（製造することが可能か否か）の結果を受けて，原告が被告に製造を委託することを決定した場合には，別途製造委託契約書を締結することを予定していたものとしても何ら不合理とはいえない（なお，原告と被告の間のＧＧの取引に関し，「売買契約書案」のやりとりがあるとしても，契約書のタイトルを「製造委託契約」とするか，「売買契約」とするかは，具体的な取引の実情に応じて，適宜，選択されることにすぎず，本件秘密保持契約書が「売買契約」に言及していないことをもって，直ちにＧＧ組成物の売買取引が本件秘密保持契約の想定した範囲に含まれないと評価すべきものではない。）。また，上記のとおり，安価に大量に製造できるか否かを検討する段階というのは，原告が酵素法では製造を効率よくできなかっ化合物をリストアップし，これについて，化学合成法により効率よく製造できるか否かを検討するという段階とは，質的に異なるとみることもでき，両者を別の段階のものとして，分けて契約を締結することにも，十分に合理性があると考えられる。
ウ さらに，次に挙げるような原告従業員等及び原告の関係者の言動からして，原告も，本件開発協力合意の対象にＧＧの研究・開発業務が含まれていなかったことを認識していたことがうかがわれるところである。

・・・

オ 以上の事情を総合すると，本件開発協力合意にいう「各種グルコース誘導体」という非常に広い概念に，形式的にはＧＧが含まれるとしても，ＧＧの研究・開発業務を本件開発協力合意の対象として，原告及び被告が本件開発協力合意に至ったものと認めることは，困難というべきである。
(3) 小括
　以上のとおりであるから，原告が本件開発協力合意に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分２分の１の割合で準共有するに至ったということはできない。 」

【コメント】
　特許の話なのですが，特許権侵害の話ではなく，開発協力合意（本質は，ただの開発委託）が揉めて，問題となる特許の行方が論点になった事件です。

　経緯としては，ざっと以下のとおりです。
・平成２０年４月１４日　原告は，被告に対し，化学合成法によるＧＧ組成物（本件で問題となっている化合物です。）の製造を依頼した。
・平成２０年５月８日　原告と被告間で本件秘密保持契約が締結された。
・平成２０年５月１９日，原告は，被告から提供されたＧＧ試作品の評価を行い，原告従業員Ａⅲが，被告従業員Ａⅱに対し，ＧＧ試作品の評価結果を報告した。
・平成２０年６月２５日　原告従業員等は，被告従業員等に対し，ＧＧ試作品についての●（省略）●の評価状況を報告し，色調，成分比率については問題がないこと，結論を得るには，更に二，三か月の検討期間を要すること，被告を第２又は第３のＧＧメーカーとして検討する模様であることなどを伝えた。
・平成２０年８月２７日　本件開発協力合意は，本件開発協力合意書８条により，上記締結日ではなく，共同研究開発の最初の打合せの日である同年７月１５日に遡及して効力を生じさせた。
・平成２２年５月１０日，被告は，本件出願１をした。

　
　ということで，原告には，化学合成法によるGG組成物の量産の技術は無かったわけです（だからこそ，被告に依頼したわけです。）。
　
　このような場合，原告関係者が発明者となることは，基本ありません。それは判旨のとおりです。とは言え，世の中の力関係上，ゴリ押しが通ることもままあるというのもよく知られた事実ではあります。

　
　しかしながら，発明行為は事実行為と言っても，特許を受ける権利は譲渡できます。
　そのため，共同開発契約などで，兎に角（判旨にもあるとおり），「「別途協議して定めない限り，折半とする」とか，「折半とする。ただし，別途協議の上，これと異なる定めをすることを妨げない」などと規定してしかるべきである。」」なんて条項を入れればそれで済む話です（勿論，これも力関係のゴリ押しがあり得るところですので，独禁法上問題が有り，そのため公序良俗違反で無効なんてことも有りえます。）。

　ところが，今回は，そういう契約条項の詰めが甘く，裁判所からはこれでは折半になっていない等として，結局請求は棄却になってしまったわけです（あと，契約の対象でも無かったみたいな判示もされています。）。

　と書いていますが，諸手を挙げて裁判所，大賛成というわけではなく，上級審でひっくり返る可能性があることを一応指摘しておきましょう。契約文言の解釈は人によりけりですので。

　さて，こういう事件は非常に勉強になるのではないでしょうか。
　契約の詰めを厳しくすることは勿論なのですが，よくあるパターンだと思います。何についてよくあるパターンかと言いますと，上手く行った場合に揉めるパターンです。

　最初から躓いていますよね。NDAしか結んでおらず，口約束的に開発委託をしたということがそもそもの躓きの石です。

　他の会社にも粉かけていたため，後回し後回しになったのかもしれません。しかし，そんなことでは言い訳にはなりません。

　なお，発明者でない人物が発明者の欄に記載されていた場合，日本ではそれだけでは無効事由にはなりません。特許を受ける権利が適法に移転していればよいのですから。
　他方，アメリカではそのような場合，適法に特許を受ける権利が移転していても， fraudととられてしまう可能性があるようです。米国出願をやっている方は気をつけた方がいいですね。